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深度解读企业如何有效地开展专利风险预警?

发布时间:2020-07-31 关键字:知识产权

  随着近年来专利保护力度的提升、高质量专利数量的增长、国内外专利权人专利主张持续活跃,国内专利纠纷数量年增长率保持在30%-40%之间,企业面临的专利风险陡增。

  专利风险预警,有时也简称为专利预警,顾名思义就是对可能阻碍企业发展的、与专利相关的风险提前加以防范,把潜在专利风险控制到一个可以接受的水平。

  企业专利风险预警工作该如何开展?没有统一的标准,关键是看是否能够取得预期的效果。下面详细分享笔者对于专利风险预警的一些思考和经验,与大家交流,供大家参考。

  一、深入理解专利风险

  根据专利风险可能导致的后果,可以将其分为如下几种类型:

  1。 专利诉讼和禁令风险

  专利诉讼和市场禁令是最致命的专利风险,它对企业融资、产品上市、企业声誉、甚至股价都将产生较为显著而直接的影响。与很多人的认知不同,专利侵权并不可怕,可怕的是因专利侵权导致的诉讼或市场禁令。

  IPO期间是企业最容易受到专利侵权起诉的敏感时期,永安行、小米均在IPO过程中被竞争对手的以专利侵权的名义起诉。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条规定,发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形:“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”,因此重大的专利纠纷可能对企业IPO造成重大负面影响,严重的可能导致IPO中止。

  产品出海也经常引发专利诉讼甚至市场禁令。2014年,爱立信在印度起诉小米,指控小米的红米手机专利侵权。2015年美国专利流氓Blue Spike在美国起诉小米专利侵权。持续的专利诉讼,无论最终结果输赢,都会给企业的产品研发和市场拓展带来巨大的不确定性。国内企业参加海外展会时,专利流氓、竞争对手或其代理人还可能趁机搜集侵权证据,甚至以各种借口套取技术实现、产品价格和市场销售等细节。在展会上涉嫌侵权的产品还可能被当场查封并收到临时禁止令。这对企业的国际化市场拓展带来很大的障碍。

  新产品在国内上市或参加国内举办的展会并非没有风险,只是现阶段专利纠纷相对较少、专利诉讼风险较低而已。但随着高价值专利培育意识的增强、国内专利权人维权意识的提高,未来2~3年新产品在国内上市或参加展会,也必须加强专利诉讼风险的提前防范。

  2。  专利抢占风险

  商标抢注大家都熟知,但专利同样存在抢占现象。产品未动、专利先行,比竞争对手、NPE抢先一步把未来自己用到的、竞争对手可能用到的专利提前充分布局,这就是专利抢占。专利抢占风险是基础性专利风险,它的负面影响的呈现有一定的滞后性,容易被忽略。但专利抢占风险一旦形成,无论对特定的企业甚至对整个行业都形成巨大威胁,且在长时间内无法得到有效消除。

  标准必要专利抢占风险是其中最主要的一种专利抢占风险。标准必要专利简单地讲就是为遵循标准而不得不实施的专利,具有强制实施性的特点,具有巨大的经济和战略价值。因此,国外专利具体都特别注重提前布局大量专利并伺机进行标准化。以3GPP标准为例,3G、4G、5G及未来的6G等,代际时间约为10年,一般在一代标准推出之初,专利巨头们就开始为下一代标准必要专利做大量布局了。

  专利抢占还常见于在短时间内吸引大量眼球的热门技术,比如近期的热门技术-柔性屏智能终端。其它不太被公众所知的技术,比如基于拓扑材料的极低功耗器件技术,国内企业也普遍落后于国外竞争对手。

  专利抢占风险,如果站在国内整个行业的角度就构成了行业专利风险。我国每年向国外机构缴纳数千亿元的专利使用费,主要就是由于国外机构有某些行业具有非常明显的专利抢占优势,比如在无线通信领域,国外机构对国内终端厂商收取的专利使用费为产品售价的4%-7%之间,严重挤压了整个行业的利润空间。

  因此,尤其要注意在已经投入巨大资源的略性新兴产业的专利风险预警,避免重蹈无线通信行业专利劣势的覆辙。

  3。  专利保护落空风险

  专利保护落空风险对企业的影响是间接性的,最普遍也最容易被忽略。但这类风险的形成,将严重削弱企业的相对竞争优势而不自知。

  专利保护落空,简单地可以分成两种情形,一种是有创新无专利,多见于资金紧张的初创期企业;第二种是有专利无保护,虽然有专利申请但专利布局或权利设计存在严重疏漏,导致能得到的专利权利不足以对创新成果形成充分的保护。

  专利保护落空的技术原因是专利布局、挖掘或撰写的疏漏或错位。专利保护疏漏的典型表现是:企业的创新成果是A、B和C,但专利只保护了A或B或C。专利保护错位的典型表现是企业创新成果是A,但专利保护的技术是B,而B的保护范围往往非常窄小。再深究专利布局、挖掘或撰写的疏漏或错位的背后原因,还包括对创新技术的实质掌握不够透彻,对创新技术缺乏充分的挖掘,权利要求设计或说明书撰写的技术缺陷等原因。

  专利保护落空风险还与专利申请人和服务机构之间的固有的利益冲突有关。申请人存在高质量布局和撰写的要求,但限于其自身的专业能力可能无法客观地判断专利布局和撰写质量的高低;而服务机构在缺乏外部服务质量监管的情况下,存在追求营收效率而牺牲服务质量的动机。如下图所示,专利权利要求的设计明显有失偏颇,根本无法起到保护创新成果的作用,是典型的有专利无保护的情形。

  4。 专利技术重复研发风险

  重复研发风险指的是没有充分利用已公开的专利技术因此导致重复研发造成研发投入浪费的风险。重复研发风险是一种隐性风险,风险的识别、风险成真后造成的损失都较难判定。但根据WIPO的统计报告显示,充分利用专利文献,可以缩短60%的研发时间,并节约40%的研发成本。目前绝大部分企业尚未形成通过对专利中披露的技术进行系统性挖掘并加以利用的习惯,重复研发风险是普遍性风险,目前阶段在绝大多数行业够不成竞争性风险。专利技术重复研发风险形成的主要原因在于缺少能够有效地辅助专利技术挖掘与应用的工具。

  5。 技术秘密泄露风险

  并非所有技术创新都适合通过专利的形式加以保护。把本来应该加以保密的技术通过专利的方式加以公开,就构成技术秘密泄露风险。竞争对手通过对专利信息的挖掘,以零成本获得专利申请人投入巨资研发的最新技术成果。

  那么究竟哪些应该申请专利保护,哪些不应该?可以主要从侵权收集和侵权检测的难易程度来判断。对于产品上市之后,可能被他人以较低成本就可以获知的技术方案,一定要申请专利保护。比如:结构设计创新、人机交互技术、中小规模的模拟电路设计等。相反,与软件相关且很难通过外部表象探知的新技术、应用在封闭的生产和运营环境中软硬件技术,则要谨慎决定是否需要通过专利方式公开以换取保护。

  技术秘密泄露风险时有发生,常见于高校和科研院所以及以软件和算法为核心竞争力的科技创新企业。

文章转载自:网络
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